ALDI demandada por Mondelez, por plagio del packaging en sus “marcas blancas”

La demanda interpuesta contra la cadena alemana de supermercados ALDI saca a la palestra un debate cada vez más frecuente sobre las prácticas comerciales de algunos establecimientos: el desarrollo de estrategias de producción de versiones de marca blanca que reproducen los productos más vendidos del mercado. El auge de estas prácticas ha traído consigo un notable aumento de los conflictos relacionados con el plagio del packaging de los productos y la normativa en materia de propiedad intelectual e industrial.

Esta práctica, aunque podría parecer legítima dentro de un marco de competencia y libre mercado, puede extralimitarse de dichos márgenes y afectar a elementos protegidos por la normativa en propiedad intelectual e industrial. No solo se trata de replicar la fórmula de preparación o el listado de ingredientes, sino que la clave está en la similitud conceptual del producto original mediante la reproducción de elementos visuales, como el diseño del envase, la disposición gráfica de la tipografía o el uso de colores, que conforman el trade dress o imagen comercial del producto.

La demanda de Mondelez por plagio del packaging

La demanda, presentada por la compañía multinacional Mondelez el pasado 27 de mayo ante el Tribunal Federal de Illinois, se fundamenta en la presunta infracción de derechos de propiedad intelectual e industrial por el packaging de determinados productos de ALDI, los cuales, a su juicio, suponen un notable riesgo de confusión para el consumidor y un aprovechamiento indebido de su reputación en el mercado.

De esta forma Mondelez reclama que los diseños de los paquetes de galletas Oreo, Teddy Grahams, Belvita, Triscuit y Tate's Bake Shop estarían siendo replicados en los productos de “marca blanca” comercializados por la cadena de supermercados ALDI afectando a sus legítimos derechos por la reproducción sustancial de dichos envases.

Pero ¿Qué derechos tiene Mondelez sobre los envases de sus productos?  

El packaging de los productos puede estar protegido por diversos derechos de propiedad industrial, ya que la propiedad intelectual y el derecho de autor, al exigir niveles altos de originalidad y expresión, dificultan en la práctica la protección de un envase bajo esta normativa. En particular:

• Diseño industrial: los diseños industriales protegen la apariencia externa de los productos, por tanto, lo que se protege son determinados aspectos ornamentales y estéticos que otorgan una apariencia especial a un producto industrial u obra de artesanía.

  Por ejemplo, en el caso de Mondelez, cuenta con, entre otros, los siguientes diseños registrados sobre el packaging de su producto OREO (por ejemplo, el registro del diseño industrial nº 015074777-0001 y nº 015074793-0002.

• Marca: en un mercado tan competitivo como el de la alimentación es indispensable el registro de marcas que permitan identificar y reconocer los productos frente a los de sus competidores. Por tanto, las marcas tienen la finalidad de que los consumidores puedan identificar y distinguir en el mercado los productos y servicios bajo una determinada denominación, diseño o signo. Según el formato del signo que se protege, una marca podrá ser de tipo:
  1. Denominativa cuando esté formada exclusivamente por palabras, letras o números en caracteres estándar, sin gráficas, de disposición ni color.
  2. Figurativa si el signo está compuesto por palabras, letras o características números con caracteres estilizados o disposición no estándar, con o sin elementos gráficos o color, o bien formado exclusivamente por elementos gráficos.
  3. Tridimensional cuando protege la forma con volumen de un producto, su empaque u otro elemento que tenga una configuración espacial distintiva.
  4. Existen otros tipos de marcas, como la marca de posición, patrón, color, sonora, movimiento, multimedia, holograma.

     A modo de curiosidad, cabe destacar que Mondelez ha registrado su emblemática galleta OREO no solo como marca denominativa, sino también como marca tridimensional y figurativa, protegiendo así la forma tan característica de su producto (registro TMUE nº 008566176). Además, la compañía cuenta con otros registros para proteger los elementos del figurativos del packaging, como su tradicional paquete de galletas (registro TMUE nº 008747347).

     1. Invenciones: Aunque los elementos del packaging rara vez se consideran invenciones, en caso de que alguno de estos cuente con los requisitos exigibles, debería ampararse bajo las figuras de patente o modelo de utilidad. La patente es un título que reconoce el derecho de explotar en exclusiva la invención registrada, impidiendo a otros usuarios su fabricación, venta o utilización sin consentimiento del titular. En este caso, debería tratarse de una solución técnica novedosa, como un sistema de cierre hermético o envases con funcionalidad especialmente innovadora.

        Por otro lado, el modelo de utilidad protege invenciones con menor rango inventivo que las anteriores; por ejemplo, mejoras funcionales en el diseño (como un formato más ergonómico o incorporan un sistema abre fácil).

     2. Trade dress: a diferencia de la normativa estadounidense, donde la imagen comercial (trade dress) constituye una figura autónoma, en el ordenamiento jurídico español, no existe una categoría legal equivalente, sino que la misma encuentra reconocimiento en la Ley de Competencia Desleal, en particular en la concurrencia de los actos de confusión (art. 6 LCD) y explotación de la reputación ajena (art. 12 LCD).

¿Qué riesgos jurídicos se asumen por la imitación del envase o diseño en productos de marca blanca?

La puesta en el mercado de productos de “marca blanca” que imiten o coincidan visualmente con productos de terceros ya posicionados en el mercado puede conllevar una serie de consecuencias jurídicas para el distribuidor. En primer lugar, debe analizarse si dicha práctica supone una infracción de derechos previos del titular original, como pueden ser derechos de diseño industrial, marca o, en su caso, patentes o imagen comercial (trade dress).

A pesar de lo anterior, aunque no exista una infracción directa de los derechos de propiedad industrial, estas conductas son objeto de defensa a través de la Ley de Competencia Desleal, que actúa como mecanismo concurrente y complementario a estos derechos para sancionar aquellas prácticas que generen confusión en el consumidor, se aprovechen de la reputación ajena o constituyan una imitación de los productos en un mismo mercado.

Casos anteriores de demandas por plagio

A raíz de lo anterior, cabe recordar un caso similar y es que hace años ya existió un litigio entre la multinacional Kraft Foods (actual Mondelez) y la española Gullón. La controversia se basaba en la comercialización en España por parte de esta última de sus galletas “Morenazos” y “Cookies”, que reproducían la forma y representación visual, tanto del producto como del packaging, de los conocidos productos “Oreo” y “Chips Ahoy!” de Kraft. 

La multinacional estadounidense consideró que dicha estrategia suponía una imitación de sus productos y que generaba una evidente confusión en los consumidores, por lo que interpuso una demanda por infracción de derechos de propiedad industrial y de competencia desleal. 

Con respecto a la misma, el Tribunal Supremo español no pudo concluir que se hubiera producido una infracción de los derechos de marca de Kraft incidiendo en el hecho de que el consumidor podría identificar adecuadamente el origen empresarial del producto a través de sus marcas denominativas. Por tanto, dice la sentencia:

“la ausencia de dicha denominación en el envase de la demandada sin que se introduzca alguna que se le parezca o evoque, facilita que el parecido en el resto de los elementos del envoltorio que constituye la reseñada marca tridimensional no sea suficiente para provocar una conexión que permita el aprovechamiento desleal de la marca notoria”.

En la misma línea de su análisis anterior, el Tribunal rechazó igualmente la concurrencia de un acto de competencia desleal sobre sus productos, pues este consideró —para el caso particular de las galletas Cookies—, no concurrían los elementos necesarios para ello. Así, la sentencia dice:

“En nuestro caso, para que el acto de competencia desleal se hubiera llevado a cabo por la demandada (…) hubiera sido necesario acreditar que el envase sin la mención a ChipsAhoy!, que es lo que se asemeja al empleado por la demandante, condensaba la reputación o prestigio de las galletas ChipsAhoy! Y de esto no existe ninguna acreditación. En realidad, es el signo ChipsAhoy! el que condensa esta reputación o prestigio, por lo que su empleo o el empleo de otro semejante que permitiera aprovecharse de su prestigio sí justificaría la apreciación de un acto de aprovechamiento de la reputación ajena”.

En definitiva, en un entorno comercial tan competitivo, la normativa en propiedad intelectual e industrial se consolida como un recurso esencial para proteger la identidad de los productos y asegurar la inversión empresarial. No obstante, este régimen debe equilibrarse con los principios del libre mercado, pues no debe servir como una barrera injustificada a la competencia. Casos como la actual controversia entre Mondelez y ALDI, por plagio del packaging, evidencian la importancia de una correcta balanza entre estos derechos. Por este motivo,  permaneceremos atentos a nuevas informaciones sobre el caso.

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Pablo Pedraza

Abogado en el área de propiedad intelectual e industrial