En virtud del contrato de franquicia, el franquiciador cede la imagen de marca al franquiciado, en exclusiva y mientras esté vigente la relación contractual, a cambio del pago del correspondiente canon de entrada y el royalty mensual que ambas partes pacten. Como en cualquier ámbito empresarial, y, más si cabe, en la franquicia la imagen corporativa ha de estar bien definida fomentando su correcto posicionamiento en el mercado.
Para poder inscribir la franquicia en el Registro de Franquiciadores, el franquiciador sea una persona física o jurídica ha de ser, al mismo tiempo, titular o cesionario de la marca. Para acreditar dichos extremos, debe haber inscrito la marca, ya sea como nacional, comunitaria o internacional, o disponer del correspondiente acuerdo de licencia que le permita el uso de la marca; este supuesto, suele ser habitual en compañías multinacionales cuya matriz no tiene nacionalidad española.
Veamos el alcance de la protección que, con carácter general, las marcas otorgan a sus titulares para después aplicarlas a la franquicia.
En nuestro Ordenamiento Jurídico, una de las categorías de la Propiedad Industrial, viene dada por los signos distintivos, en la que se integran las marcas. La Oficina Española de Patentes y Marcas (en adelante, la OEPM), define la propiedad industrial como el conjunto de derechos exclusivos que protegen tanto la actividad innovadora manifestada en nuevos productos, nuevos procedimientos o nuevos diseños, como la actividad mercantil mediante la identificación en exclusiva de productos y servicios ofrecidos en el mercado.
Con carácter general, y ya sea en el ámbito nacional, comunitario o internacional, la marca confiere a su titular un derecho exclusivo, que permite distinguir e identificar, a modo de garantía, los servicios o productos amparados bajo la misma. Así se ha determinado, de forma reiterada, por la Jurisprudencia Comunitaria (entre otras, las Sentencias del Tribunal de Justicia Europeo, Pleno de 29 de septiembre de 1998, y de 4 de octubre de 2001).
Por lo tanto, lo que caracteriza a la marca con respecto a otras categorías de la Propiedad Industrial, es su capacidad distintiva con respecto a una/ o varias clases de productos o servicios.
-Con carácter previo, es preciso consultar el localizador de marcas, al que se puede acceder a través de la página web de la OEPM, con objeto de verificar si la marca elegida, en cuanto a su denominación, puede ser objeto de inscripción por no haber antecedentes previos sobre la misma. De esta forma, aseguraremos la viabilidad de la inscripción y titularidad de la marca.
-Ámbito de protección territorial, basada en el plan de expansión de la franquicia. Así, se inscribirá como marca nacional, comunitaria o internacional.
-Tipo de marca; puede ser denominativa, gráfica o mixta. Para una mejor diferenciación de la marca, es recomendable que se registre como marca mixta, de tal forma que en la representación de la misma aparezca la denominación y el logo correspondiente.
-Los productos y servicios, para los que la marca se va a registrar. Para ello, debemos tener en cuenta la Clasificación Internacional de Productos y Servicios, también llamada Clasificación de Niza. Actualmente, dispone de 45 clases, con lo que la solicitud de marca puede comprender tantas clases como desee el solicitante, previo abono de las tasas correspondientes.
La Ley17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas define la marca como todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos y servicios de una empresa de los de otras; otorgando un derecho exclusivo, pudiendo usar la marca en el tráfico jurídico mercantil, y facultando a su titular para impedir la utilización de dicho signo distintivo a un tercero, sin su consentimiento (según ha manifestadola Jurisprudencia, entre otras, en la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de las Comunidades Europeas, de 18 de octubre de 2005), que implique un riesgo de confusión en el mercado por parte de los destinatarios (en este caso, por ejemplo, los clientes de los productos o servicios de la franquicia).
Una vez que el solicitante (en este caso, el franquiciador) conoce cuál es el alcance de la protección que otorga la marca –según los parámetros indicados anteriormente- debe proceder a formalizar los trámites para su registro. Desde el mismo momento en el que se realizan dichos trámites, se otorga protección de la marca asignándole un número de expediente, a la espera de que el organismo correspondiente proceda a su concesión definitiva.
A partir de ese momento, el titular de la misma, debe velar por su carácter distintivo y exclusivo, y más en el ámbito de la franquicia, por eso en el contrato suscrito entre el franquiciador y el franquiciado, el segundo se compromete frente al primero a utilizar la marca, mientras esté vigente el contrato, siguiendo las indicaciones que le proporcione de tal forma que todo el material corporativo, sea de la entidad que sea, ha de respetar dichas directrices.
Posteriormente, durante el proceso de expansión y del posicionamiento de la franquicia, el franquiciador puede actualizar la imagen de marca, lo que supone la modificación de la misma, aspecto éste al que habrá que atender el franquiciado adaptando dicho material corporativo. No obstante, aunque esa acción siempre tiene un carácter positivo para la franquicia, con objeto de renovar su imagen en el mercado, entendemos que no es recomendable que se efectúe antes de que el franquiciado haya amortizado los costes iniciales, con objeto de poder asumirlos posteriormente disponiendo del circulante suficiente para ello.
Monica Muñoz González
Ceca Magán Abogados
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